企業辦理涉外商標注冊前應注意的幾個問題
陳飛
一、前言
隨著中國在世界經濟中的競爭力越來越強，實施“走出去戰略”的中國企業越來越多，“中國制造”的商品和服務在世界各國所占的份額越來越大。商場如戰場，在進軍海外市場的同時，中國企業一定不要忘了隨身攜帶自己的“國際身份證”---–商標，并且要妥善加以保管。商標專用權具有地域性的特征，因此在中國受保護的商標嚴格來說在國外是不受保護的，企業必須到各國商標主管機關分別辦理商標注冊申請手續。如果不及時在目標市場和潛在市場辦理注冊申請，企業的商標很容易出現被他人或競爭對手搶先注冊或被假冒仿冒的情況。近年來許多有影響力的中國企業商標在很多國家被他人搶先注冊，導致這些企業不得不高價回購、或遭遇侵權訴訟、或增加企業經營成本、或延緩產品占據市場的時間、或降低或徹底喪失市場份額、或另創品牌導致巨額損失。進入國際市場就要適應并掌握國際游戲規則，經濟全球化是大勢所趨，中國品牌將越來越多地被世界所熟悉，因此中國企業必須運用國際商標法律，盡早注冊自己的商標使其受到法律的保護，才能有效地防止他人搶先注冊，并為商品或服務的宣傳、銷售等后續工作提供必要的保證，不斷塑造、保護并提升品牌價值。
在辦理涉外商標注冊的過程中，由于各國和地區的商標法律制度不同，導致辦理商標注冊的手續和要求不同，情況相當復雜。通過幾年的涉外商標代理的實踐，筆者總結并歸納了在辦理涉外商標注冊前企業必須注意的幾個方面問題。希望能夠為中國企業在正式辦理涉外商標注冊時提供一些參考之用。
二、辦理涉外商標前應注意的幾個具體問題
1、商標的選擇
商標是用來區分來源于某一企業或個體商戶的產品或服務的專用標記。由此可見，商標的最基本作用就是能夠起到區分作用，避免消費者的混淆誤認。因此企業在設計、選擇、注冊商標時必須把該要素放在首要地位，同時結合特殊的設計、企業文化、消費者的感受等辦理商標注冊�？偠灾�，商標必須具有顯著性。在辦理涉外商標注冊時，企業一般會走入如下誤區：
�。�1）將企業英文名稱中各詞首字母的縮寫或太簡單的英文字母組合作為公司的商標。
這是國內很多企業的習慣，通�？s寫后的商標一般都是三個左右的字母組合，整體上沒有任何涵義。雖然世界上大部分國家允許這種商標的注冊申請，但由于這種商標整體上很難呼叫，消費者很難對其產生深刻的印象，而且很容易與其他包含這幾個字母的在先商標產生權利沖突，導致被官方駁回或遭到在先權利人提異議或撤銷等。同時有些國家不接受簡單字母組成商標的注冊，如俄羅斯不接受三個及三個以下字母商標注冊，除非該商標中各字母有特殊的設計，具備相當的顯著性。因此筆者認為一個好的英文商標應當至少包含三個以上的英文字母，而且可以并容易呼叫。如果是三個字母以下組成的英文商標，筆者建議應當加上必要的圖形要素或其它要素以增強其顯著性。
�。�2）申請注冊純中文商標
有人認為，到海外市場注冊申請純中文商標是為了使國內市場與國際市場同軌運行，是實施將民族品牌推向世界的戰略需要，也是一種民族文化自豪感的象征。筆者認為，上述觀點無可厚非。作為一個中國人，當然希望用中文商標標示的商品能夠推向全世界并被海外消費者廣泛接受，這不僅是企業競爭實力提高的體現，也是一個民族文化得到認可的滿足感。但是對于這樣的想法必須基于海外消費者的心理感受之上，企業必須慎重選擇。
當今世界，中文雖然在世界范圍內的影響力越來越大，學習中文的外國人也越來越多。但總體而言，中文在大部分外國人眼中只是一種圖形符號而已，就像一個普通中國人看阿拉伯語一樣，感覺怎么長的都差不多。這也可以從很多國家商標主管機構將中文商標當作圖形來審查的標準看出。許多企業在辦理涉外商標注冊申請時，不管當地消費者是否認識中文，簡單生硬地將國內注冊的純中文商標拿到國外辦理，這樣不僅讓國外消費者很難接受，而且不利于企業迅速開拓并占領國外市場。同時一些國家不接受純中文商標的注冊，如越南、亞美尼亞等。在代理實踐中，這兩個國家明確表示不接受純中文商標的注冊。另外，純中文商標在一些國家被官方駁回的風險性很大，因為審查員不理解商標的含義，需要不斷的解釋或提供聲明等方式進行克服。如果企業打算到海外市場注冊中文商標，筆者認為最好加上相應的英文、拼音、圖形等其他顯著性要素作為組合商標一起注冊。
�。�3）申請注冊純漢語拼音商標
同中文商標一樣，到海外市場辦理申請注冊純漢語拼音組成的商標占了很大一部分。外國消費者雖然認識由純拼音組成的商標，但由于漢語拼音同英文的發音習慣和呼叫方式有很大差別，因此國外消費者很難對其產生深刻的印象，導致企業無法迅速開拓并占領市場。筆者認為企業最好根據英語的發音規則和習慣來設計并注冊英文商標，這種英文商標可以是英語中固有的詞匯或者企業根據英語發音規則獨創的英文字母組合等。
如果企業打算注冊漢語拼音商標，建議最好加上相應的圖形等其他顯著性要素作為組合商標一起注冊。不僅提高了商標整體的顯著性，而且有利于國外消費者快速識別。
�。�4）申請注冊同各國的禁忌相沖突的商標
由于文化和語言的差異，各國都有一些本國的禁忌，因此企業在辦理涉外商標注冊時必須了解目標市場的語言習慣和禁忌狀況。比如澳大利亞忌諱用兔子作為商標，因為澳大利亞盛產羊毛，重視牧草的繁殖，害怕兔子毀壞草地；印度等阿拉伯國家禁用豬的圖形作商標；英國人忌諱人像作為商品的裝潢；北非一些國家忌諱用狗作為商標等。
另外，有一些禁忌是由于語言差異產生的。如國內某著名的汽車品牌CHANA，其在西班牙語里代表女性的下身，帶有這樣的商標的產品出口到西班牙語國家會造成不良影響。
�。�5）注冊同國外相當知名的公司商標相似的商標
在實踐中，筆者發現有些企業在辦理涉外商標注冊時所采用的商標與國外一些相當知名的公司擁有的商標十分近似。這導致申請人商標在申請階段被駁回、公告階段被提異議、注冊后被提撤銷等一系列不利因素。給企業帶來了相當大的額外經濟支出，而且不利于企業迅速在國外獲得商標專用權。產生這種的情況的主要原因是因為這些知名的公司早在世界各國和地區獲得了商標專用權，得到了法律的保護，他們擁有一整套完善的商標保護和監測制度，并且十分重視商標專用權的保護；經過長期的使用和經營，許多知名商標在當事國獲得了相當于馳名商標的保護。實踐中有如下案例：同戴姆勒公司“ ”商標近似、同索尼公司 “SONY” 商標近似、同SUN Microsystems Inc. 公司“ ”商標相沖突，上述沖突商標基本上在全球受到了這些跨國公司的圍追堵截。不僅給企業帶來了比較大的額外經濟支出，同時也拖延了企業產品進入目標市場的時間。雖然最后通過刪除沖突商品、異議答辯、駁回復審、上訴、全球和解等手段在大部分國家獲得了注冊，但這樣的教訓很深刻。因此筆者建議中國企業在辦理涉外商標注冊時，應當首先了解同行業中比較知名的跨國企業所擁有的商標狀況，盡量避免同這些知名商標相近似，導致被駁回、提異議或撤銷等，造成不必要的損失。企業可以通過多種途徑獲知這些在先商標的狀況，如通過網絡查詢、各種雜志刊物報道、各國商標局數據庫查詢等手段。但如果企業在中國已經注冊了同其他同行業跨國公司相近的商標并且在國內相當知名，而且到國外也必須使用該商標，筆者認為企業也無需太多憂慮，只要通過綜合使用上述各種手段和途徑，相信在目標市場國獲得商標專用權的把握性還是比較大的。
2、商品或服務項目的選擇
在辦理涉外商標申請注冊時，企業必須根據公司經營的方向、產品種類和性質、出口的貨物清單等確定需要到國外申請保護的商品或服務項目。商品或服務選擇的范圍、個數的多少、是否規范等不僅直接影響到商標注冊申請支出費用的高低、受保護范圍的大小，而且影響到官方是否可以接受、企業商標權利是否可能遭到侵害等。下面主要就這方面的問題進行陳述。
�。�1）商品或服務類別的選擇
對于商品或服務的劃分，目前大多數國家或地區商標注冊采用的是《商標注冊用商品和服務國際分類表》（即尼斯分類。截至2006年1月，尼斯協定的成員國有78個國家，非成員國采用尼斯分類的有68個國家和4個組織），唯一的區別是各國或地區采用的版本不盡相同，目前最新的是第九版，該分類表基本上涵蓋了世界上所有的商品和服務項目。對于大部分國家的商標申請，企業應當主要根據該分類表來決定申請注冊商品或服務的項目。同時，對于那些尚未采用尼斯分類表的國家或地區來說，企業可以參照該分類表進行選擇，一般也是可以接受的。但對于一些極少數國家來說，他們采用的是與尼斯分類表完全不同的商品和服務分類方式，因此這些國家必須單獨進行選擇商品或服務項目。如塞拉利昂、巴哈馬、多米尼克等國家采用的是1938年英國舊分類表，不包含服務項目。
對于生產企業來說，一般來說申請保護商品項目即可。但隨著中國品牌在世界各國的影響力越來越大，出現了很多搶注中國企業商標的情況，他們通常是在相近類別或與商品相關的服務類別上進行搶注。如企業的生產的是第12類上的“汽車”等商品，他人會在相應的“車輛保養和修理；車輛服務站；車輛進出口”等服務項目上進行搶注。因此，對于一些相對比較知名的中國企業來說，應當在相類似的商品或服務項目上同時注冊，構筑一道堅固的商標防御體系，防止他人搶先注冊，維護企業的商標權益。
�。�2）商品或服務項目個數的選擇
商品或服務項目個數的選擇直接影響到企業商標保護的范圍，因此具有相當重要的作用。企業必須根據出口清單、主營產品狀況、目的國家的狀況進行產品的選擇，但商品或項目個數的選擇有很大的奧妙。
對于那些可以接受全類商品或服務項目注冊的國家來說，企業最好選擇進行全類注冊，這樣不僅可以擴大保護范圍，而且可以防御在后申請的相同商標但包含不同商品的注冊，保護企業的商標專用權。接受全類注冊的國家有很多，大部分位于歐洲、中東地區和非洲地區，如奧地利、挪威、阿根廷、黎巴嫩等。
對于限制商品或服務項目個數的國家來說，企業應當根據實際情況來選擇商品或服務項目的個數，如果超出規定的范圍企業必須支付額外的費用。如泰國限定在10項以內、安哥拉限定在5項以內、印度限制在10項以內、越南限制在6項以內等。
對于那些對商品或服務項目個數沒有限制的國家和地區來說，是不是選擇的個數越多越好呢？答案是肯定的，但前提條件是這樣不會產生額外的費用。如很多國家在通過官方實質審查后，會在當地主流報紙或刊物上對商標的所有信息進行公告一次或幾次不等，如果客戶選擇的商品或服務項目過多，造成的結果是占據報紙或刊物的版面幅度很大，產生的公告費用是相當驚人的。而且在一些非英語國家，尤其是發達國家，如果選擇的商品或服務項目過多，會造成國外律師的工作量成倍增加（主要是翻譯商品或服務項目的時間延長、律師審核商品或服務的時間延長），而這些國家的律師通常是按時間收費的，律師費用也就大幅增加。因此，筆者建議企業在選擇商品或服務項目個數時，應量力而行，不要貪多。
總的來說，企業應把握的原則是：對于可以接受全類注冊的國家和地區，應盡量全類注冊；有商品或服務項目個數限制的國家和地區，企業應根據實際情況進行選擇；對于沒有商品或服務項目個數限制的國家或地區，我們建議企業選擇最多不超過20項，一般以10項上下為宜。
�。�3）特殊國家和地區商品或服務項目的選擇
企業除了應當根據尼斯分類表進行商品或服務項目選擇以外，還必須注意一些特殊的國家和地區的規定，他們有獨特的商品或服務劃分方式。如伊拉克、也門擁有自己的本國分類；前面提到的如塞拉利昂、巴哈馬、多米尼克等國家采用的是1938年英國舊分類表，不包含服務項目。而一些發達國家對商品或服務雖然大致同尼斯分類近似，但都有其特殊的規定，主要有美國、韓國、日本、新加坡、加拿大等，這些國家對商品和服務的描述規定極為嚴格，對于比較寬泛的商品或服務項目是不接受的，實踐中有很多商標在這些國家就是因為商品或服務項目過于寬泛而收到了官方下發的審查意見書，導致企業獲得商標專用權的周期延長、產生額外費用等。完全避免這種情況的產生是不可能的，主要原因是這些國家的審查員對商標的審查具有很大的自由裁量權，同時這些國家對商品和服務項目的劃分沒有十分統一的規定，只是有一定的歷史參考依據而已。但只要把握一些規則，在相當程度上還是可以避免官方因為商品或服務不規范而下發審查意見。如25類上的商品“服裝”，該商品在上述幾個國家都是不被接受的，但如果將其細化成“襯衫；西服；婚紗”等商品則是可以接受的。因此在這些國家選擇商品或服務項目的首要原則是進行細化。
�。�4）中國特有商品或服務項目的申報
由于各國生產方式和生活方式的差異，導致每個國家都有一些本國獨具特色的商品或服務。如中國特有的商品“月餅；黃酒”等；特有的服務項目“典當；茶館”等。對于這些中國特有的商品或服務項目，外國消費者不了解其性質和用途，因此一些國家是不接受其注冊的。但對于一些發展中國家和不發達國家來說，其商品審查制度比較寬泛，只要申請人能夠將商品或服務項目解釋清楚，官方也是可以接受的。對于那種嚴格根據尼斯分類的國家和地區，不接受這些特有商品或服務項目注冊的。遇到這種情況，企業可以選擇那些涵蓋范圍比較寬泛的規范商品或服務項目進行注冊保護，如果不能找到更大范圍而又無法保證能夠獲得注冊的商品或服務項目，建議客戶將其刪除以避免官方下發審查意見，產生不必要的額外費用。
3、申請人英文名稱和地址的選擇
辦理涉外商標注冊時，申請人必須提供申請人的英文名稱和地址信息。以何種名義和地址辦理商標注冊申請，對于申請人來說具有重大的影響。下面主要從申請人英文名稱和地址兩方面進行論述。
�。�1）申請人英文名稱的選擇
企業辦理涉外商標注冊申請時，最好使用與已經在對外貿易中采用的企業英文名稱一致，這樣不僅保證了企業權利的統一，而且有利于企業在原來基礎上進一步迅速開拓海外市場。如果企業在以前的生產經營活動中只是貼牌生產（OEM）或尚未在外貿中使用任何固定的英文名稱，筆者建議企業應當慎重選擇相應的英文翻譯。在中國，企業名稱應當由行政區劃、字號、行業、組織形式依次組成，法律、行政法規和規章另有規定的除外。企業名稱中的字號應當由2個以上的字組成。這是否就意味著企業在選擇英文名稱時也必須根據上述規定逐一進行對應翻譯呢？筆者認為這是不必要的。在進軍海外市場時，企業就應當把自己當作一個跨國性的企業來經營，因此如果在辦理涉外商標注冊時還帶有行政區劃的名字是沒有太大必要的，這樣不僅讓外國消費者很難對企業有快速的辨別和認識，而且對企業在以后擴張中起到阻礙作用，因此筆者認為企業在選擇英文名稱時一般包含三個要素即可，即字號、行業和組織形式，這是國際上很多跨國公司的通常做法，也被世界各國所接受。
另外，企業在選定了英文名稱之后就不要輕易進行變更，除非公司的字號或組織方式等發生重大改變。因為一旦發生了任何微小的變化，就必須到各國商標主管機構分別辦理商標變更手續，這樣不僅會產生額外費用，而且會使消費者對商標和企業之間聯系發生中斷。實踐中有個別企業就公司的行業英文名稱進行了多次變更，筆者認為這是不可取的。
對于國內一些規模比較大的集團公司來說，是以集團的名義還是下屬子公司的名義進行商標申請注冊感到很難以抉擇。筆者認為應當把握的原則是 “誰使用就以誰的名義注冊”，這樣不僅保證了使用者與所有者的權利統一，而且使消費者能夠將商標與使用者產生直接聯想，有利于迅速提高商標的影響力。如果集團公司和下屬子公司都在使用同一商標，筆者認為最好以集團公司的名義進行申請，這是因為集團公司可以從全局角度出發對商標的使用和管理做出統一的規定，有利于擴大商標的使用范圍和頻率，而且集團公司存續周期比較長，有利于商標權利人的長期穩定；而子公司只限于某一領域，商標使用的范圍有限，不利于提高商標的知名度，同時子公司存續周期短，容易發生破產、改制等影響商標權利人的狀況。
�。�2）申請人英文地址的選擇
同英文名稱一樣，選擇恰當的英文地址辦理涉外商標注冊對企業來說有很大影響。首先英文地址應當規范，符合英語的表達方法，而不是生硬地將漢語中的地址直接翻譯成英語。其次英文地址不宜過長，很多企業根據中文地址逐字逐句地將其翻譯成英文，結果是地址非常長。而對于有些國家來說是不接受太長的英文地址的，如美國采用電子提交，地址欄中只能容納一定的字符數，其他超出的字符將可能造成亂碼或順序顛倒等情況，因此筆者建議企業在選擇英文地址時一般以不超過15個英文單詞為宜，可以將一些通用字符刪除，如將“Street；Town；City 和Province”等刪除以便節省相應的空間。最后英文地址不宜太細，因為一旦地址發生微小的變更，企業就必須到各國辦理商標地址變更手續以保持商標權利人的信息更新，這樣也會產生額外的費用。
4、目的國家的選擇
企業必須盡快確定需要辦理涉外商標注冊的國家清單，這關系到企業商標是否能盡快在各國獲得商標專用權，還關系到是否可以防止第三方惡意搶注。通常企業可以根據以下幾方面進行決斷：
�。�1）對已經有產品出口的國家，企業應盡早辦理商標注冊；
�。�2）對尚未有產品出口的市場，企業應當未雨綢繆，提前在潛在市場和重點市場進行商標注冊，防止他人搶先注冊，導致產品無法進入而喪失市場份額；
�。�3）對容易出現搶注現象的國家和地區應提高警惕，盡早注冊，這尤其對那些在國內非常知名的商標而言非常重要。目前實踐中最容易出現搶注的國家和地區主要有日本、韓國、港澳臺地區、印尼、菲律賓、德國、智利、秘魯、委內瑞拉等；
�。�4）對于市場不太成熟或暫不打算進入的國家，企業可以等到以后進行注冊，即分批注冊。
5、申請方式的選擇
�。�1）巧用優先權
辦理涉外商標注冊時，企業應當把握注冊時機，盡早注冊。同時可以利用優先權的優勢，將涉外商標的申請時間提前，這是很多企業很容易忽視的。根據《保護工業產權巴黎公約》第4條的規定，巴黎公約某一成員國申請人，在任一成員國遞交同一商標申請的首次申請日起的6個月內，可以在該成員國要求優先權。如一企業在中國于2008年1月1日提交了商標申請，其到泰國提交申請的日期是2008年5月1日，如果在提交申請時企業要求優先權，則在泰國的申請日可以提前到同國內一致的2008年1月1日。優先權的使用有利于企業及早在目的國獲得商標專用權，還可以為防止商標遭到惡意搶注提供充足時間。因此企業必須重視并利用好優先權，更快更好的在國外獲得商標專用權。
�。�2）區分對待采用“注冊在先”和“使用在先”的國家
對于大陸法系的國家和世界上大部分的國家和地區而言，他們都采用“注冊在先”的原則獲取商標權利，即誰先獲得注冊誰就獲得商標的專用權。因此企業如果想要到這些國家辦理商標注冊申請，就必須及早注冊，采用各種手段盡快獲得商標專用權。
對于美國、英國、澳大利亞、加拿大等英美法系的少數國家和地區而言，他們采用的是“使用在先”原則，即誰最先在市場中對商標進行使用，誰就有權主張對商標的專用權。企業如果想要在這些國家獲得商標專用權，就必須盡早將商標在這些國家投入使用并同時辦理商標注冊手續。在這些國家，企業應十分重視對商標使用證據的收集、保存和歸類。商標的使用證據包括帶有商標的銷售合同、出口清單、提單、發票、廣告宣傳材料、包裝等。如果發生商標搶注、侵權、異議、撤銷等有害于企業商標權的狀況，企業可以基于這些寶貴的使用證據以保護自己的商標權。
�。�3）通過不同途徑進行涉外商標注冊
目前，企業可以通過三種途徑辦理涉外商標申請：逐一國家申請；通過馬德里國際注冊體系辦理；通過區域組織進行辦理。每種途徑都有自己存在的利弊，因此企業要充分利用各種途徑的優勢并慎重做出選擇，下面就簡要對這方面做出說明。
顧名思義，逐一國家申請指商標申請人委托各國的知識產權律師事務所直接到官方辦理商標注冊申請。由于具有目的性強、獨立性強、可操作性強和穩定性強等特點，單獨指定申請被很多企業所采納，如單獨指定絕大部分國家并不需要以國內注冊或申請為基礎，同時注冊后效力是比較穩定的。但由于各國商標法規定不盡相同，商標注冊制度有很大差別，獲得商標專用權的時間長短相差很大，文件要求不一致，律師收費和官方收費的巨額差異，各國官方語言和貨幣的差異，因此導致企業對選擇逐一國家申請的方式有一些影響。
通過馬德里國際注冊體系辦理涉外商標注冊申請。企業可以基于國內申請或注冊通過世界知識產權組織的國際局向馬德里協定書和議定書成員國提出申請，申請人遞交一份申請就可以有選擇的指定所有成員國（中國除外）。此種途徑由于具有省時、省力、省錢等特點，受到了企業的歡迎，也成為企業辦理涉外商標注冊的一種重要途徑。但由于此種途徑包含國家范圍有限，需要以國內申請或注冊為基礎，注冊效力不是很穩定，沒有單獨的注冊證書等原因，成為企業選擇此種途徑的阻礙。
通過區域組織辦理商標注冊申請。目前世界上有三個比較大的涉及商標注冊的區域性組織，即歐共體（OHIM，截至目前共27個成員國）、非洲知識產權組織（OAPI，以前法國的殖民地或領地，共16個成員國）、非洲工業產權組織（ARIPO，以前英國的殖民地或領地，共16個成員國），目前選擇最多也是最重要的是歐共體商標注冊和非洲知識產權組織商標注冊。企業提交一份申請，如果通過審查即可獲得所有成員國的保護，因此對企業具有很強的吸引力。
三、總結 以上主要論述了企業在辦理涉外商標申請前必須注意的幾個方面。企業只有充分了解并運用這些信息才能最大限度地節省費用、最大程度地保護商標權利、以最短時間和最順利的方式獲得商標專用權。筆者希望中國企業在推進商標國際化戰略時少走些彎路，順利地將中國品牌推向世界并不斷提升品牌價值。企業在辦理涉外商標注冊時，應當與代理組織充分溝通并了解相關情況，使企業的商標使用、注冊和管理合理、有序、最充分的得到保障。 |
